特許無効判決と「請求異議の訴え」の限界｜弁理士田中智雄

特許侵害訴訟で敗訴し、賠償金の支払いを命じられた後に、特許が無効になった場合について。

福岡・東京・静岡に拠点を置く弁理士田中（TANAKA Law & Technology）による考察。

まとめ

「特許法104条の4は、確定判決という『城』を、無効審決という『大砲』から守る城壁である。城が完成（確定）する前に、城の土台（特許）を爆破しなければならない。」

1. 絶望のシナリオ：なぜ「死んだ特許」に金を払うのか

通常、特許が無効になれば、その特許権は最初から存在しなかったものとみなされる（遡及効。しかし、侵害訴訟の判決が「確定」してしまうと、話は別。

侵害訴訟: 判決確定（「1億円払え」）

無効審判: その後、無効審決が確定（「この特許は無効」）

その後: 債権者が1億円の執行（差し押さえ）を申し立てる。

このとき、債務者が「特許は無効になったんだから、1億円払う理由はない（請求権は消滅した）」と請求異議の訴えを起こしても、裁判所はこう告げる。

「特許法104条の4により、判決確定後の無効を理由に、執行を止めることはできない。」

2. 特許法第104条の4 の役割と「既判力」

なぜこんな残酷なルールがあるのか。

理由: 裁判の蒸し返しを防ぐため（法的安定性）です。もし後出しの無効で判決がいつでもひっくり返るなら、特許訴訟は永遠に終わらない。

限界: 請求異議の訴えは、通常「判決後の事情」で争えるが、特許の無効についてはこの条文が特別に「封印」している。

3. 弁理士の視点：差し押さえを回避する「弁理士の戦術」

執行を止めるための「請求異議の訴え」が封じられている以上、勝負は「判決が確定する前」にすべて決まる。弁理士として、以下のタイミングと戦略が極めて重要。

① 「判決確定」のタイミングを遅らせる

控訴・上告を行い、判決が確定するのを引き延ばしながら、並行して特許庁の「無効審判」のスピードを上げます。無効審決が判決確定より1日でも早ければ、特許法104条の3（無効の抗弁）によって侵害訴訟で勝てる。

② 和解条項に「特許無効時の返還条項」を盛り込む

もし確定前に和解を検討するなら、必ず以下の条項を検討します。

「本和解後、対象特許が無効となった場合、支払済みの解決金の一部（または全部）を返還する」

※ これがないと、後で無効になってもお金は戻ってこない。

③ 執行停止の申立て（控訴審段階）

一審で負けて「仮執行宣言」がついた場合、即座に控訴し、「執行停止の申立て」を行う。ここで無効審判が進んでいることを疎明材料にし、「無効の蓋然性が高い」と裁判官に思わせることが、キャッシュ流出を防ぐ唯一のブレーキになる。